Il marchio

IL MARCHIO

 

COS’È un marchio

È il mezzo attraverso cui la tua l’azienda rappresenta e veicola la propria immagine, concretizza e trasmette i valori e le qualità dei propri prodotti e servizi, stabilisce il collegamento più forte e diretto con il pubblico

 

PERCHÈ devi depositare il tuo marchio

  • Per acquisire il diritto esclusivo di utilizzare quel segno in maniera certa e ampia.
  • Per impedire ad altre imprese l’uso non autorizzato di marchi non solo identici ma anche simili.
  • Per prevenire il deposito del medesimo marchio da parte di altri.
  • Perché un marchio registrato è un capitale monetizzabile e sfruttabile commercialmente:

                 - si può concedere in licenza in cambio di royalty;
                 - è essenziale nei contratti di franchising;
                 - può essere presupposto per ottenere finanziamenti.

 

COME puoi depositare il tuo marchio

Da solo: chiunque può presentare per proprio conto una domanda di registrazione per marchio d’impresa compilando gli appositi moduli (cartacei o online) disponibili sul sito dell’UIBM e pagando le tasse dovute. 

Rivolgendoti a un consulente specializzato:

oltre a farti risparmiare tempo, un consulente può: verificare che il tuo marchio abbia tutti i requisiti per essere concesso; effettuare ricerche di anteriorità per la verifica dell’eventuale preesistenza di marchi identici o simili al tuo; sorvegliare e avvertirti nel caso in cui terzi depositino marchi in conflitto con la tua registrazione. 

 

Se ti stai chiedendo...

Un marchio italiano ha una durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda. Allo scadere di tale termine è possibile rinnovarlo per ulteriori 10 anni e così via a tempo indeterminato.

Stessa regola vale per il Marchio dell’Unione Europea e la maggior parte dei paesi.

Ci sono invece casi in cui una registrazione ha una durata superiore, ad esempio in Canada e in Libano 15 anni, o paesi in cui la data di inizio validità è quella della concessione del marchio.

Purtroppo una ricerca su Google non basta. Ricordiamo che uno dei requisiti essenziali di un marchio valido è la novità, per cui è necessario che non vi siano marchi non solo identici, ma anche simili al proprio (ovviamente per le stesse categorie di prodotti o affini).

Non ci stanchiamo quindi di consigliare, prima di procedere alla registrazione di un marchio, di effettuare una ricerca di anteriorità che consentirà di verificare la preesistenza di diritti altrui che potrebbero confliggere con i propri.

Ormai quasi ogni ufficio Marchi mette a disposizione del pubblico banche dati on-line gratuite. Tuttavia, se consultate da persone poco esperte, c’è il rischio di ottenere risultati estremamente parziali.

Senza l’uso di diverse chiavi di ricerca e di diversi database che permettano di incrociare i dati ottenuti, emergeranno solo marchi identici esponendosi alla possibilità che la propria domanda di marchio venga contestata dal titolare di un marchio simile non rilevato con la ricerca o registrato in un paese non considerato; o al rifiuto da parte dello stesso ufficio marchi in quei paesi dove ad effettuare un primo esame di novità sono le competenti autorità. 

Quando si utilizza un marchio senza registrarlo si parla di marchio di fatto.

Il marchio di fatto gode in Italia (ma non in altri paesi) di una tutela limitata. Se il marchio è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non potrà impedire ad altri di utilizzare e/o registrare un marchio identico o simile ma potrà solo continuare ad utilizzare il marchio negli stessi limiti commerciali e territoriali in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Il marchio è tutelato esclusivamente nel territorio in cui si chiede la registrazione; se quindi deposito una domanda di marchio italiano, presso l’UIBM, questo avrà efficacia solo in Italia. Altrove, terzi potranno registrare un marchio identico o simile al tuo.

È possibile proteggere il proprio marchio all’estero in qualunque momento, che si abbia o meno un marchio già depositato/registrato in Italia.

Tuttavia, a chi deposita una domanda nazionale o europea, viene dato il vantaggio della priorità di 6 mesi: se la domanda di registrazione all’estero si deposita entro 6 mesi da quella originaria (nazionale o europea) è come se fosse stata depositata lo stesso giorno della originaria e annulla domande di terzi che fossero state depositate nel o periodo intercorrente tra deposito originario ed estensione.

L’estensione all’estero di un marchio può avvenire tramite depositi diretti nei singoli Stati o mediante alcune procedure centralizzate, quali la procedura di registrazione di Marchio Internazionale e quella di Marchio dell'Unione Europea.

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Marchio dell'Unione Europea è un marchio tramite il quale, con la presentazione di un’unica domanda di deposito presso l’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), si ottiene una registrazione valida sull'intero territorio dell'Unione Europea, attualmente composta da 28 Paesi.

Tale procedura consente una notevole semplificazione delle formalità di acquisizione e della gestione, che si riflette in una diminuzione dei costi rispetto a quelli che sarebbero necessari per la registrazione a livello nazionale in tutti i paesi dell'Unione Europea.

MARCHIO INTERNAZIONALE

Il Marchio Internazionale è una procedura di registrazione che consente di ottenere la protezione nei diversi Stati membri aderenti all’Accordo o al Protocollo di Madrid.

La domanda di Marchio Internazionale deve essere basata su un marchio nazionale o comunitario precedentemente depositato o registrato.

Quest’unica domanda indirizzata all’OMPI, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra, si divide in una serie di marchi nazionali, ciascuno dei quali assoggettato alle specifiche procedure di registrabilità vigenti nei vari Paesi designati. Ciò comporta che l'eventuale decadenza o nullità di uno di tali marchi nazionali non compromette l'efficacia e la validità di tutti gli altri.

Questa la lista dei paesi designabili tramite la procedura del Marchio Internazionale:

paesi WIPO

Il simbolo ® sta ad indicare un marchio che è stato concesso dal competente ufficio marchi, per cui si può apporre accanto al proprio logo dopo aver ricevuto l’attestato di registrazione.

Nel frattempo è possibile indicare che sul marchio c’è una domanda pendente con il simbolo ™.

È possibile e consigliabile effettuare un monitoraggio costante delle domande di registrazione che vengono proposte dai terzi nei diversi paesi in cui si è registrato il proprio marchio in modo da poter intervenire tempestivamente a bloccare la domanda altrui.

Ogni studio di consulenza in proprietà industriale propone servizi di sorveglianza che consentono di monitorare praticamente tutte le banche dati degli uffici marchi del mondo.

La risposta a questa domanda varia a seconda del paese o della procedura che si sceglie.

Sicuramente, l’Ufficio più veloce è l’EUIPO che, in assenza di obiezioni formali od opposizioni di terzi, esamina la domanda e rilascia il certificato di registrazione in circa 4-5 mesi mesi dal momento del deposito.

Un po’ più lunga l’attesa per un marchio italiano: l’UIBM, alle stesse condizioni di cui sopra, impiega in media mesi 8-9 mesi per la concessione del marchio.

 

Il marchio di fatto è un marchio non registrato.

Non è infatti sempre necessario richiedere la registrazione di un segno per ottenere un diritto di esclusiva su di esso. Si possono acquisire diritti su un marchio grazie all’uso che se ne fa purché si possa dimostrare che il segno sia stato usato dalla propria azienda in maniera effettiva, intenzionale e continua.

Da ciò deriva che il suo valore dipende dalla notorietà che esso acquisisce tra il pubblico dei consumatori: se marchio di fatto è usato e noto solo localmente, il titolare non potrà impedire ad altri di utilizzare o registrare un segno identico o simile, ma potrà continuare ad usarlo nei limiti in cui se ne è valso anteriormente.

Per poter “competere” con un marchio registrato o un utilizzo altrui, il titolare del marchio dovrà provare un’ampia diffusione e chiara riconoscibilità del segno sul territorio nazionale.

Inoltre, la tutela del marchio di fatto si basa sulle norme di concorrenza sleale confusoria per cui, nel caso di marchi anche identici ma chiaramente identificabili come prodotti da diverse aziende, dovrà escludersi il rischio di confusione e quindi la concorrenza sleale non si applicherebbe, rendendo senza tutela il marchio di fatto.

Infine, solo alcuni paesi riconoscono e garantiscono una certa tutela alla la figura del marchio di fatto. In altri paesi, come ad esempio la Cina, l’unico modo per avere diritti sul proprio marchio è la registrazione.

In definitiva, si può iniziare una attività con un marchio di fatto ma poi è bene registrarlo non appena si è sicuri della scelta fatta.

Il marchio collettivo serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

Solitamente, il marchio collettivo è chiesto da enti e/o associazioni per dare certezza alla provenienza e garanzia alla qualità, nel rispetto del regolamento di utilizzo, allegato alla domanda di registrazione.

Legittimati a registrare il marchio collettivo sono solamente quei soggetti, comprese le persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti che rispettino i criteri stabiliti.

Proprio a causa della loro funzione, che è principalmente di garanzia per il consumatore, il marchio collettivo può anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

L’ordinamento in Italia, Europa e nella maggior parte dei paesi, prevede che dopo la richiesta di registrazione l’ufficio Marchi, valutata la regolarità formale, pubblichi la domanda; ciò consente agli aventi diritto di presentare un atto di opposizione alla concessione come lesiva del proprio diritto.

Il lasso di tempo per depositare un’opposizione è in Italia e UE di 3 mesi dalla data di pubblicazione.

Questa procedura si instaura di fronte ai competenti esaminatori dell’Ufficio Marchi consentendo quindi un risparmio di tempo e costi rispetto ad una causa per contraffazione di fronte alla giustizia ordinaria.

Inoltre, nello spirito di agevolare soluzioni amichevoli e stragiudiziali tra le parti, la procedura di opposizione può essere sospesa proprio per consentire loro di trovare un accordo che eviti conflitti e ulteriori costi.

Un’opposizione è comunque attivabile solo fin tanto che il marchio altrui si trovi in stato di domanda e nel lasso di tempo dei tre mesi dopo la pubblicazione. Dopo si può solo ricorrere ad un'azione giurisdizionale vera e propria. Pertanto è opportuno monitorare periodicamente le richieste di concessione se c’è un rischio di imitazione, ciò può essere fatto attivando opportuni servizi.

CARATTERE DISTINTIVO: Il marchio svolge al meglio la sua funzione quando consente all’impresa ed ai propri prodotti/servizi di differenziarsi chiaramente dalla concorrenza.

In questo modo il marchio contribuisce alla distintività e riconoscibilità dei prodotti, aumenta la fiducia del consumatore nelle caratteristiche intrinseche e qualità e accresce la fidelizzazione.

Ma per poter fare ciò il consumatore deve poter distinguere facilmente il marchio fra prodotti identici o simili.

A prescindere da molto probabili rifiuti di registrazione o di contestazioni future di terzi, il marchio ideale sarà quindi NUOVO, nel senso che non ce siano di altri uguali o simili in settori di mercato identici o affini e ORIGINALE, cioè insolito, di fantasia.

Molto spesso però la tendenza dell’imprenditore è di scegliere un marchio che descriva, con parole o immagini, il prodotto o il servizio: ad esempio CAMICIE COMODE per delle camicie, SUPER CONSULENTE AZIENDALE per servizi di consulenza.

Ed è comprensibile il desiderio dell’imprenditore di assicurare una veloce e facile associazione tra il marchio e il prodotto usando il marchio per descrivere la attività.

Ma, in realtà, il marchio originale e quindi distintivo è quello in cui questo tipo di associazione non è affatto automatica ma deve essere appresa dai clienti. Anche se in questi casi gli sforzi per l’affermazione del marchio sul mercato saranno maggiori, questi saranno compensati da una maggiore distinguibilità, forza commerciale e capacità di tutela.

Inoltre il marchio deve essere LECITO: ovvero non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Questa del “buon costume” si direbbe ormai una condizione di altri tempi, eppure vi sono stati casi in cui la contrarietà al buon costume è stata il fondamento per il rifiuto di marchi.

Attenzione, in particolare, al significato del marchio in altre lingue, se lo si vuole registrare all’estero!

Un esempio divertente anche per il soggetto titolare coinvolto, è quello del notissimo marchio “Windows Vista”, rifiutato in Lettonia dove il termine “Vista” corrisponde ad una parola volgare.

Un marchio è forte quando non appaia in alcun modo connesso al prodotto cui è destinato. Tra gli esempi più eclatanti di marchi forti possiamo citare Apple per prodotti tecnologici, Diesel per abbigliamento, Fanta per bevande.

Un marchio forte è più facilmente tutelabile perché difficilmente un giudice crederà che due soggetti diversi abbiano scelto lo stesso nome di fantasia o due molto simili per prodotti dello stesso settore merceologico, mentre apparirà decisamente probabile che il secondo utilizzatore abbia in realtà voluto copiare e agganciarsi al marchio anteriore.

Un marchio è forte quando è unico: utilizzare un marchio che contiene espressioni comuni o descrittive del prodotto/servizio, significherà dover convivere con altre decine di marchi simili e magari trovare il proprio marchio in vetrina o disposto su uno stesso scaffale accanto ad un prodotto identico con un marchio molto simile…probabilmente il consumatore ne sceglierà distrattamente uno a caso.

Un marchio è forte quando grazie alla reputazione raggiunta consente di poter ampliare il proprio raggio d’azione e viene utilizzato per un prodotto migliorato o un nuovo prodotto. Questa operazione è ovviamente più facile se il marchio non ha un riferimento diretto ad un certo tipo di prodotto o servizio.